（原審：知財高判平成19年6月29日（平成18年（行ケ）第10314号））
＜事案の概要＞
Ｘ（原告，上告人）は，発明の名称を「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」とする特許第3441182号（平成6年8月26日出願（パリ条約による優先権主張外国庁受理1993年9月17日，米国。）。請求項数：4。以下，「本件特許」という。）の特許権者である。
Ａは平成15年12月26日，本件特許に対し特許異議の申立てをしたところ，Ｘは平成17年12月7日に特許請求の範囲の訂正を請求した（以下，「本件訂正」という。）。本件訂正の内容は，以下のとおりである。
訂正事項a：請求項1の訂正。
訂正事項b：請求項2の訂正。
訂正事項ｃ：請求項3の訂正。
訂正事項d：請求項4の訂正。
Ｙ（特許庁長官。被告，被上告人。）は，訂正事項bは特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものではなく，また，特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから，その余の訂正事項について判断するまでもなく，訂正事項bを含む本件訂正は認められないとし，本件特許の請求項1乃至4に係る特許を取り消す旨の決定をした。
Ｘ出訴。
原審（知財高判平成19年6月29日（平成18年（行ケ）第10314号））は，最判昭和55年5月1日（（昭和53年（行ツ）第27号，民集34巻3号431頁）の理は，いわゆる改善多項制の下でも同様に妥当するというべきであるから，本件訂正を認めなかった審決に違法があるということはできないと判決した。
Ｘ上告。
＜判決＞
一部破棄，一部棄却。
「４ ・・・原審の・・・判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
（１）特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは，特許法49条，51条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で，特許法は，複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には，特に明文の規定をもって，請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており，特許法185条のみなし規定のほか，特許法旧113条柱書き後段が「二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。」と規定するのは，そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法123条1項柱書き後段も同趣旨）。
（２）このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧113条柱書き後段，特許法123条1項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法126条5項，128条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。
これに対し，特許法旧120条の4第2項の規定に基づく訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧120条の4第3項，旧126条4項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。そして，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると，特許異議の申立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。
Ｙは，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和62年法律第27号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。
（３）以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。
（４）これを本件についてみると，Ｘは，訂正事項aは特許請求の範囲の減縮を目的とする旨主張して，これを含む本件訂正の請求をしているところ，訂正事項aは，特許異議の申立てがされている請求項1に係る訂正であるから，他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして，個別にその許否を判断すべきものである。ところが，本件決定は，請求項2に係る訂正事項bが訂正の要件に適合しないことのみを理由として，請求項1に係る訂正事項aについて何ら検討することなく，訂正事項aを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし，請求項1に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には，取り消されるべき瑕疵があり，この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
５ 論旨は理由があり，原判決のうち本件特許の請求項1に係る特許の取消決定に関する部分は破棄を免れない。そして，以上説示したところによれば，上記部分の取消決定の取消しを求めるＸの請求は理由があるというべきであるから，本件決定のうち本件特許の請求項1に係る特許を取り消した部分を取り消すこととする。
なお，本件特許のその余の請求項に係る特許の取消決定に関する上告については，上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので，棄却することとする。
よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。」