実用新案法の保護対象である考案は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、特許法の保護対象である発明は、考案の中でも「高度なもの」をいいます。「高度なもの」かどうかは、主観的なものでよく、そこで、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である限り、特許法で出願しても、実用新案法で出願してもよいわけです。但し、客観的に「高度なもの」でない場合は進歩性がないとして、特許法で拒絶されますが・・・。
このようなことから、特許か実用新案かという問題が生じます。
（１）特許を勧める場合
以下のように考える場合、「高度なもの」でないと思っても、実用新案登録出願ではなく特許出願とすることをお勧めします。
① 平成５年改正法により実用新案は無審査登録になりました。無審査ですので登録しても不安定な権利で、又、権利行使に技術評価書を必要とします（実２９の２）。これを権利的に見れば、審査請求のされていない特許出願と同一の抑制力しかありません。また、実用新案権は出願の日から６年であり（実１５条）、特許出願の審査請求期限は出願日から７年です（特４８条の３）。
してみますと、未確定な権利状態が１年長い特許の方が、実用新案より得でありあます。（ただし、平成１３年１０月１日以降は、法改正により特許の審査請求期限が出願日より３年とされる予定ですので、そうなったら話は別ですが）。
②実用新案法で、権利行使のために、技術評価書を請求した場合、各請求項に対し、登録性がないとの判断がされる場合があります。そのようなとき、それに対する意見を述べたり、明細書を補正する機会は、実用新案法上はなく、考案の保護を十分に図れません。
これ対し、特許では、拒絶理由通知に対し、意見書・補正書で対処でき、発明の保護という点で特許が有利です。もちろん、実用新案程度の進歩性しかない考案は、特許出願しても、特許されませんが、特許されるような進歩性が有るか否かの判断は難しく、審査官によってもばらつきがあります。
加えて、前記①のように少なくとも公開による抑制力は得ることができること、実用新案程度の進歩性しかない場合は、特許出願から実用新案に出願変更できること（実１０）からすると、当初は特許として出願する方が得策でしょう。
③ 最後に、費用の点でも、特許の方が得策であります。実用新案では、出願と同時に登録料（少なくとも１年から３年まで）を納付しなければならないので、出願料、代理人手数料等を含めると、審査請求をしない特許出願の場合の初期費用に比較して、出願時に必要とする費用が若干高くなります。
以上の点で、少なくとも②と③で特許出願の方が得策です。
（２）実用新案を勧める場合
全く新規で、かつ、実用新案法上の進歩性を有する発明や考案をしたときで、かつ、迅速な保護の必要性がある場合、実用新案制度を利用することは、極めて有効です。この場合、出願前に、可能な限りの従来技術を調査し、完全な明細書を目指しておくことが重要です。このような出願が無審査で登録された場合、技術評価書を請求しても、登録性を失う請求項は少ないでしょう。
このような登録実用新案は、無効にするのが非常に困難と考えられるので、権利行使されるとき、極めて有効な攻撃手法となるでしょう。