★特許法１２６条、訂正の要件、請求の範囲の実質的変更、新たな技術課題の追加

平成１０年（行ケ）第１７８号審決取消請求事件（平成１１年９月２２日口頭弁論終結）

　　　　　原　　　　　　告　　ローム株式会社

　　　　　被　　　　　　告　　アオイ電子株式会社

（事案）

　無効審判中における訂正が訂正前の明細書に記載されない考案の目的・効果を有する登録請求の範囲となっているから、実質上実用新案登録請求の範囲を変更する場合であるとして、訂正が違法であると認定した審決を取り消した事案

（判旨）

　本件明細書において、審決が本件請求項（請求項１）に追加された新たな技術課題であると認定した技術課題とその解決のための訂正構成は、訂正前の請求項２（本件請求項の従属項）の記載及びその構成態様に関するものと認められる前示実施例の記載によって既に示されており、かつ、該技術課題は、訂正前の本件請求項においてもこれに内在するものといえるのであるから、本件訂正は、訂正前の実用新案登録請求の範囲に、たまたま実施例に記載されていたにすぎない構成を付加することにより、訂正前の考案の目的とは全く別個の新たな目的を追加するような場合とは異なるものであって、実用新案登録請求の範囲を変更するものに当たらないと解するのが相当である。

（判決文の抜粋）

第２　当事者間に争いのない事実

　１　特許庁における手続の経緯

　　　原告は、名称を「ジャンパー用チップ部品」とする登録第１８９７６９７号考案（昭和６１年３月１４日出願、平成３年５月１７日出願公告、平成４年４月７日設定登録、以下「本件考案」という。）の実用新案権者である。

　　　被告は、平成８年１１月６日に原告を被請求人として、本件考案の実用新案登録を無効とする旨の審判の請求をし、平成８年審判第１９００４号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成９年１０月２８日、明細書の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」といい、本件訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。）をした。

　　　特許庁は、同無効審判の請求につき審理したうえ、平成１０年４月２４日に「登録第１８９７６９７号実用新案の登録を無効とする。」との審決をし、その謄本は同年５月１３日、原告に送達された。

　２　実用新案登録請求の範囲の請求項１の記載

　　　　基体表面に複数の互いに独立な導電部を並設し、これら導電部のそれぞれの両端に導電部と一体となる電極部を、互いに隣接するものと電気的に独立して、基体側面に並設し、かつ前記基体側面には、各電極を区切る凹部を設けてなるジャンパー用チップ部品。

　　　　基体表面に［、］複数の互いに独立な導電部を並設し、これら導電部のそれぞれの両端に導電部と一体になる電極部を、互いに隣接するものと電気的に独立して、基体側面に並設し、かつ前記基体［の両］側面には、各電極［部］を区切る凹部を設けてなる［ジャンパー用チップ部品であって、前記各導電部は、前記基体の両側縁間にわたって連続して延びるように基体の表面に形成された第１の金属膜上に、当該第１の金属膜よりも電気抵抗の小さい第２の金属膜を重層して形成してなり、前記第２の金属膜は、前記第１の金属膜の両端部を除いた部位に形成されている］ジャンパー用チップ部品。

　（注、下線部分が訂正個所である。）

※　ホームページ上では訂正個所は〔　〕で表示

第４　被告の反論の要点

　１　審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

　２　取消事由（実用新案登録請求の範囲の変更についての判断の誤り）について

　　　　しかるところ、本件明細書の請求項１に記載された考案は、「基板への装着の手間が省け、基板上に必要とされる装着のためのスペースが小さく、導電部間の静電容量が基板ごとに一定となるジャンパー用チップ部品の提供」（甲第２号証３欄９〜１２行）を目的とするものであり、電気抵抗を減少させるための構成を備えていないことは明らかである。

　　　　また、本件明細書の請求項２に記載された考案は、請求項１記載の考案の「導電部は、基体表面に形成される第１の金属膜上に、第２の金属膜を重層して形成してなる」との態様であって、第１の金属膜、第２の金属膜が特定の金属に限定されているものではなく、また、それらの重層も第２の金属膜が第１の金属膜の両端部を除いた部位に形成されているというような限定もないから、電気抵抗を減少させるという目的を達成するための構成として記載されているとはいえず、まして、電気抵抗の低減及びはんだ付けの確実性という技術課題を解決する構成として記載されているものでないことは明らかである。請求項２記載の考案の上記態様は、「基板への装着の手間が省け、基板上に必要とされる装着のためのスペースが小さく、導電部間の静電容量が基板ごとに一定となるジャンパー用チップ部品の提供」との目的を達成するための一態様であるにすぎない。本件明細書には、請求項２記載の考案の実施例として、「基体表面３に形成される銀−パラジウム合金よりなる第１金属膜７上に、銀よりなる第２金属膜８が重ねて形成されている」（甲第２号証３欄４１〜４３行）導電部６を具えるものが記載されており、この記載に関連して、その重層構造は「導電部６の電気抵抗を減少させる」（同４欄１行）、「銀−パラジウム合金は、はんだの付着性がよい」（同欄２〜３行）というような説明があるが、請求項２記載の考案の実施例のうちのあるものが、そのような効果を奏することがたまたまあり得ても、請求項２記載の考案自体として、そのような目的・効果をもつとはいえないのである。

　　　　したがって、「ジャンパー用チップ部品のハンダ付けを確実ならしめる一方、導電部としての電気抵抗を低く抑える」ことは、本件明細書の請求項１、２記載の考案の目的・効果として記載されていたものではなく、これに新たな技術課題を解決する構成を付加しなければ、訂正後の明細書に記載された考案とはならないから、該訂正が実質上実用新案登録請求の範囲を変更するものであることは明白である。

第５　当裁判所の判断

　１　取消事由（実用新案登録請求の範囲の変更についての判断の誤り）について

　　　　これに対し、本件訂正は、実用新案登録請求の範囲の請求項１を、前示争いのない「基体表面に、複数の互いに独立な導電部を並設し、これら導電部のそれぞれの両端に導電部と一体になる電極部を、互いに隣接するものと電気的に独立して、基体側面に並設し、かつ前記基体の両側面には、各電極部を区切る凹部を設けてなるジャンパー用チップ部品であって、前記各導電部は、前記基体の両側縁間にわたって連続して延びるように基体の表面に形成された第１の金属膜上に、当該第１の金属膜よりも電気抵抗の小さい第２の金属膜を重層して形成してなり、前記第２の金属膜は、前記第１の金属膜の両端部を除いた部位に形成されているジャンパー用チップ部品。」との記載に訂正するものであり、さらに、訂正明細書（甲第１１号証）によれば、請求項２を省き、考案の詳細な説明中の「考案の効果」には、本件明細書の前示「この考案のジャンパー用チップ部品は、・・・電極間の短絡も起きにくくなる。」との記載に引き続いて「しかも、導電部は、基体の表面に形成した第１の金属膜上に第２の金属膜を重層して形成したものであるため、導電部の抵抗値を低く抑えることができる。この場合、第２の金属膜は第１の金属膜の両端を除いた部位に形成されているので、第１の金属膜としてはんだ付着性の良い素材を使用することにより、ジャンパー用チップ部品のハンダ付けを確実ならしめることができる一方、第２の金属膜は電気抵抗率が小さいため、導電部としての電気抵抗値を低く抑えることができる。」（同号証５頁１２〜１８行）との記載を付加するものである。

　　　　そして、本件明細書の前示実施例の記載（図面第２図の図示を含む。）には、ジャンパー用チップ部品のはんだ付けの確実性及び電気抵抗の低減という技術課題に対応する構成が記載されており、その構成は、本件訂正に係る訂正構成を具備するものである。また、本件明細書の請求項２が、この構成の中心部分である「導電部は、基体表面に形成される第１の金属膜上に、第２の金属膜を重層して形成してなる」ことを規定することに鑑みれば、請求項２は、請求項１記載の考案のいわゆる実施態様項として、ジャンパー用チップ部品のはんだ付けの確実性及び電気抵抗の低減という技術課題に対応するための構成を付加した態様を記載したものであるものと認められる。

　　　　この点について、被告は、請求項２の記載が第１の金属膜、第２の金属膜を特定の金属に限定するものではなく、また、それらの重層も第２の金属膜が第１の金属膜の両端部を除いた部位に形成されているというような限定がないことを理由として、請求項２記載の態様が「基板への装着の手間が省け、基板上に必要とされる装着のためのスペースが小さく、導電部間の静電容量が基板ごとに一定となるジャンパー用チップ部品の提供」との目的を達成するための一態様であると主張するが、請求項２に記載された構成の技術的意義が、該目的の達成とどのように関連するかが明らかでないのみならず、本件明細書の前示実施例の記載が、請求項２の規定をより具体化したものと認められることからしても、請求項２は、はんだ付けの確実性及び電気抵抗の低減という課題を解決するためのものであると解するのが相当であり、該主張を採用することはできない。

　　　　この点につき、審決は、「訂正前の実用新案登録請求の範囲の第２項は、同第１項を引用した実施態様の記載であり、考案の実施態様は、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成に欠くことができない事項を引用し、かつ、これを技術的に限定して具体化したものである・・・ことから、訂正前の実用新案登録請求の範囲の（第２項を含めた）考案の目的は、当然、同第１項のみから把握されるものでなくてはならない。」（審決書１０頁４〜１３行）と判断するが、該判断は、本件明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に関しては、その請求項２が、請求項１記載の考案に既に内在されている目的に係るものであることを見落としたものであって、その限りで誤りであるといわざるを得ない。