★実用新案法５条、機能的記載、登録請求の範囲

平成１１年（行ケ）第３６号　実用新案取消決定取消請求事件

判　　　　決

（事案）

　クレームの構成要件についてそれ自体主観的、抽象的な表現であり、明細書においてもその外延について定性的な説明に終始している場合にクレームの記載要件を具備しないとされた事例。

（判旨）

クレームの文言中、「適度にくい込（む）」がどの程度の食い込みを意味するのかは、訂正考案の実用新案登録請求の範囲の記載自体からは明らかではなく、また、訂正明細書（甲第６号証）の考案の詳細な説明の欄をみても、それを定量的又は客観的に定義したり説明している記載は見いだせないうえに、この構成が意味するところが当業者にとって自明であったことを認めるに足りる証拠もない。また、「スムーズに回転」との構成の意味についても同様である。そうすると、これらを構成要件として規定したクレームは、その外延が明確ではないといわざるを得ず、訂正考案は考案の構成に欠くことができない事項のみを記載したとは認められない。

（判決文の抜粋）

主　　　　文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事　　　　実

特許庁が平成９年異議第７４９０７号事件について平成１０年１２月１１日にした決定を取り消す。

原告は、考案の名称を「マウス用マット」とする実用新案登録第２５３３００２号（平成５年６月１日出願（実願平５‐３４８３０号）、平成９年１月２９日設定登録。以下「本件考案」という。）の実用新案権者である。

　アキレス株式会社は、平成９年１０月１５日、本件考案の登録につき登録異議の申立てをし、特許庁は、この申立てを平成９年異議第７４９０７号事件として審理した。原告は、平成１０年３月３０日付け訂正請求書により明細書の訂正を請求したが（以下「本件訂正」という。）、特許庁は、平成１０年１２月１１日、本件考案の登録を取り消す旨の決定をし、その謄本は、平成１１年１月１１日原告に送達された。

　１　本件考案の特許請求の範囲の記載

　コンピューターの入力装置であるマウスでコンピューター本体にデータや命令を入力する際に使用するマットであって、

　柔軟なプラスチックフォーム層の上に、マウスのボールが前記プラスチックフォーム層に嵌り込んで動かなくなることを防止すると共にマウスのボールがプラスチックフォーム層に適度に食い込んでスムーズに回転させることができる強靱な紙シート又はプラスチックシートからなる表面シートを接着したことを特徴とするマウス用マット。

　コンピューターの入力装置であるマウスでコンピューター本体にデータや命令を入力する際に使用するマットであって、

　柔軟なプラスチックフォーム層の上に、マウスのボールが前記プラスチックフォーム層に嵌り込んで動かなくなることを防止すると共にマウスのボールがプラスチックフォーム層に適度に食い込んでスムーズに回転させることができる素材からなる表面シートを接着したことを特徴とするマウス用マット。

　３　決定の理由

決定の理由は、別紙決定書の理由写し（以下「決定書」という。）に記載のとおりであり、決定は、訂正考案の請求項１の記載は、考案の構成に欠くことができない事項のみを記載したとは認められないから、実用新案法５条５項の規定に違反し、訂正考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものであり、本件訂正は認められないと判断した上、本件考案は、実用新案法５条５項の規定を満たすことができないものであるから、その登録を取り消すべきである旨判断した。

理　　　　由

１　争いのない事実

２　訂正の適否について

　ア　上記要件のうち、「適度に食い込（む）」、「スムーズに回転」との要件は、それ自体は、主観的な表現であるといわざるを得ない。

　そして、「適度にくい込（む）」がどの程度の食い込みを意味するのかは、訂正考案の実用新案登録請求の範囲の記載自体からは明らかではなく、また、訂正明細書（甲第６号証）の考案の詳細な説明の欄をみても、それを定量的又は客観的に定義したり説明している記載は見いだせない。しかも、本件考案の出願当時、上記「適度に食い込（む）」との構成が意味するところが当業者にとって自明であったことを認めるに足りる証拠もない。

　　イ　原告は、本件考案の出願当時、マウスの大きさ、形状や質量等は大体決まっており、また、表面シートについても、マウスのボールが柔軟なプラスチックフォーム層に嵌り込んで動かなくなることを防止するとともに、マウスのボールがプラスチックフォーム層に適度に食い込んでスムーズに回転させることができる強靱な紙シート又はプラスチックシートで形成した旨記載しているものであり、当業者であれば、訂正考案と他のものとを区別することができる旨主張する。

　しかしながら、弁論の全趣旨によれば、マウスのボールの質量、大きさ、表面状態等の形状には様々なものがあるから（これに反する原告の主張は採用することができない。）、マウスのボールの質量、大きさ、表面状態等の具体的な形状が訂正明細書に接する当業者にとって自明のことであったとも認められず、しかも、「適度に食い込（む）」、「スムーズに回転」させるとの構成が意味するところが当業者にとって自明であったとも認められないことは上記説示のとおりであるから、訂正考案と他のものとを区別することができる旨の原告の上記主張は採用することができない。

　　ウ　そうすると、「マウスのボールが前記プラスチックフォーム層に嵌り込んで動かなくなることを防止すると共にマウスのボールがプラスチックフォーム層に適度に食い込んでスムーズに回転させることができる」との要件は、その外延が明確ではないといわざるを得ず、訂正考案は考案の構成に欠くことができない事項のみを記載したとは認められないから、実用新案法５条５項の規定に違反し、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができない旨の決定の判断に誤りはない。

　以上によれば、決定がした訂正考案についての独立実用新案登録要件の判断に誤りはなく、また、本件考案の請求項１の記載は実用新案法５条５項の規定を満たすことはできない旨の決定の判断にも誤りはないものと認められる。

　よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第１８民事部